발명의 진보성 판단에 관한 연구

요약

진보성은 특허제도의 근간 및 목적과 가장 관련이 깊은 특허요건이라고 할 수 있을 뿐만 아니라, 특허요건 중 가장 중요하고도 판단하기 어려운 것이라는 데에 별다른 이견이 없다. 그런데 특허법 제29조 제2항은 ‘특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 특허를 받을 수 없는 것’으로만 규정하고 있을 뿐이어서 법원의 판례를 통한 법해석에 의해서 구체적인 기준을 제시하는 것은 매우 중요하다고 할 것이다. 본 논문에서는 발명의 진보성 판단 기준과 관련한 국내외의 그동안의 논의를 전반적으로 살펴봄과 아울러 이러한 기준을 구체적으로 적용내지 운용하는 것과 관련하여 실무상 개선하여야 될 사항을 함께 논의해 보았다.

제2장에서는 미국, 유럽, 일본 등 다른 나라에서의 발명의 진보성 판단기준을 소개하였다. 미국의 경우, 1851년 Hotchkiss v. Greenwood 판결이 처음으로 비자명성 요건에 대하여 판시하였고, 1952년 특허법 개정을 통해 비자명성 요건이 특허법에 명문으로 규정되었으며, 1966년 Graham v. John Deere Co. 판결에 이르러 비자명성 판단의 기본 틀인 Graham

framework이 제시되었고, 2007년 KSR International Co. v. Teleflex 판결은 CAFC에 의해 사용되어 온 TSM 테스트가 유용한 통찰 방법이기는 하나, TSM 테스트의 엄격한 적용은 옳지 않다고 판단하였다.

유럽의 경우, 진보성 판단의 객관성과 예측가능성을 담보하기 위해 EPO는 이른바 ‘과제 해결 접근법’(problem-and-solution approach)을 채택하여 운영해 오고 있는데, 과제 해결 접근법은 ① 가장 근접한 선행기술(the closest prior art)을 결정하고, ② 해결되어야 할 ‘객관적인 기술적 과제’(objective technical problem)를 설정하며, ③ 당해 발명이, ‘가장 근접한 선행기술’과 ‘객관적인 기술적 과제’를 출발점으로 놓고 볼 때, 통상의 기술자에게 자명했을 것인지 여부를 고려하는 방식으로서, 그 핵심은 통상의 기술자가 가장 근접한 선행기술을 수정 또는 변경하여 해당 발명에 도달할 수 있었는지(could have arrived) 여부가 아니라, 그가 객관적인 기술적 과제를 해결하려는 기대 아래 그 선행기술을 수정 또는 변경을 하였을 것인지(would have done) 여부이다.

일본의 경우, 진보성 유무는 통상의 기술자가 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 용이하게 도달할 수 있는지 여부로 결정되는데, 이를 위해 먼저 청구항에 기재된 발명과 하나 또는 그 이상의 인용발명을 특정하고, 그 다음으로 논리 부여에 가장 적합한 하나의 인용발명(주인용 발명)을 선택하고, 청구항에 기재된 발명과 주인용 발명을 대비하여 일치점 및 차이점을 추출하며, 그런 다음 차이점과 관련하여, 청구항에 기재된 발명의 진보성을 부정하기 위한 논리 부여가 가능한지를 인용발명(주지관용기술 포함) 및 기술상식에 근거하여 탐색하는 방식을 취한다.

제3장에서는 진보성 판단의 대상이 되는 특허발명의 특정에 관한 논의를 진행하였다. 올바른 진보성 판단을 위해서는 무엇보다 그 전제로 진보성 판단의 대상이 되는 해당 특허(출원)발명을 정확히 이해하고, 그 의미를 확정하는 작업이 선행되어야 한다. 이를 위해 청구항 해석의 기본법리에 관하여 살펴본 후 이를 전제로 발명의 진보성 판단을 위해 해당 특허(출원)발명을 어떻게 해석해야 하는지를 검토하였고, 그와 아울러 특수한 형식의 청구항(기능식 청구항, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항 등)에 관한 해석 기준도 살펴보았다.

제4장에서는 진보성 판단에 있어 특허발명과 대비되는 선행기술의 특정에 관한 논의를 진행하였다. 신규성 판단에서와는 달리 진보성 판단에 있어서는 특허발명과 대비되는 선행기술이 단순한 공지기술이 아닌 특허발명과 동일 또는 유사한 기술이어야 한다는 제한이 따르게 된다. 이 장에서는 진보성 판단에 있어 특허발명과 대비되는 선행기술의 자격, 공지시기, 명세서에 기재된 종래기술의 지위, 미완성발명을 선행기술로 삼을 수 있는지 여부 등에 관하여 검토하였다.

제5장에서는 진보성 판단에 있어 판단의 기준이 되는 ‘통상의 기술자’에 관한 논의를 진행하였다. ‘통상의 기술자’는 특허법 전반에 사용되는 중핵적(中核的) 개념으로서, 발명의 진보성 판단에 있어서도 해당 발명이 선행기술로부터 용이하게 도출되는지 여부를 통상의 기술자의 관점에서 판단하도록 특허법이 요구하고 있으므로, ‘통상의 기술자’가 구체적으로 누구를 의미하는지 그리고 그 기술수준은 어떻게 심리.판단할 수 있는지 등의 논의는 발명의 진보성 판단에 있어서 매우 중요한 위치를 차지하고 있다. 이 장에서는 통상의 기술자의 정의 및 그 기술수준 등에 관한 종래의 논의를 소개한 후 통상의 기술자의 기술수준 등을 어떻게 충실히 심리할 수 있는지 여부에 대해서도 검토하였다.

제6장에서는 진보성 판단 작업에 있어 가장 핵심적인 부분이라고 할 수 있는 용이 도출 여부에 관한 논의를 진행하였다. 전통적으로 우리나라의 특허 실무는 진보성 판단에 있어 해당 특허발명과 선행기술(비교대상발명)의 목적.구성.효과를 대비하여 용이 도출 여부를 판단하고 있는데, 이러한 판단방법에 관한 소개 및 평가를 시도해 보았다. 또한, 최근 대법원 판결 등에서 사후적 고찰 금지, 발명의 전체적 대비, 사실심리의 필요성을 강조하는 방향으로 진보성 판단 기준과 관련한 보다 구체적인 기준이 제시되고 있는바, 그에 관한 검토도 진행하였다.

제7장에서는 앞서의 논의를 기초로 진보성 판단 기준 및 방법의 정립을 위한 개선방안에 관한 논의를 진행하였다. 아울러 사후적 고찰의 방지를 위해 제안되고 있는 내용에 관한 검토도 진행하였다.

마지막으로 제8장에서는 앞서의 논의를 전체적으로 요약.정리함으로써 본 논문을 마무리하였다.

주요어:진보성, 선행발명, 비자명성, 발명, 과제 해결 접근법, 통상

의 기술자, 사후적 고찰