머리말

최근 특허소송에서 의약·화학 분야의 특허가 차지하는 비중은 양과 질에서 비약적으로 성장하고 있습니다. 의약·화학 분야에는 다른 분야에서 찾아보기 어려운 독특한 법리들이 자리잡고 있습니다. 저자가 특허법원에서 근무할 때 기술내용을 파악하는 것도 어려웠지만, 이러한 독특한 법리들도 커다란 장벽으로 다가왔습니다. 선택발명, 의약용도 발명, 수치한정 발명, 결정형 발명, 파라미터 발명 등이 그것입니다. 이러한 법리들은 외국에서 유래한 것들로 오랜 기간 특허법리로 유지된 것은 그만한 이유가 있었을 것인 데, 특이한 점은 우리의 실무에서 이러한 법리들은 해당 특허의 특허성을 부정하는 데 주로 활용되었다는 점입니다. 저는 이 점에 대해 늘 의문을 가져왔습니다. 특허법원 3년차이던 2015년에 미국의 연방지방법원(NDCal, EDTX, DED, EDVA 등)과 Federal Circuit, 연방대법원 등을 방문하여 그곳의 판사, 부판사, 변호사 등을 만나 질의응답을 하면서 접한 실무는 필자가 알고 있던 것과 다른 점이 있었습니다.

그 후에 개최된 일련의 국제 특허법원 컨퍼런스들을 통해 미국을 비롯한 주요 국가의 판사와 변호사 등의 견해를 직접 접하면서 우리 실무가 오랜 기간 발전시켜 온 위와 같은 법리들이 외국의 실무와 다르게 가고 있다는 인상을 받았습니다. 저는 대법원 재판연구관으로 근무하면서 이에 대해 좀 더 심층적인 연구의 기회를 갖게 되었는데, 우리나라에서 정립된 법리들이 발상지인 미국과 유럽, 그리고 일본과도 다른 경우가 있었습니다. 선택발명의 특허성에 대한 법리가 대표적인 예라고 할 수 있습니다. 상위개념과 하위개념이라는 너무나 추상적인 용어로 적용 영역이 엄청나게 확장될 수 있고, 선행발명과 중복되는 발명이라는 선입견, 진보성이 부정되지 않게 하기 위해서는 처음 발명의 명세서를 작성할 때부터 선행발명과 대비하여 효과를 기재할 것 등을 요구하여 선택발명의 법리만 적용될 수 있게 되면 특허의 무효를 회피하는 것이 매우 어렵게 되었습니다.

선택발명에 대해 전세계에서 가장 엄격한 법리가 ‘이상하다’는 것을 느낀 것은 필자만이 아닐 것입니다. 하지만 상대적으로 취약할 수밖에 없는 국내 제약·화학산업을 보호하고, 오리지널 특허의 무효를 용이하게 하여 국내 제네릭 회사들이 시장 진입을 촉진하는 것이 국익에 도움이 될 수 있다는 고려가 이러한 ‘이상함’에 대해 눈을 감거나 우리의 법리를 합리화하는 근거가 되었을 것으로 추측합니다. 물론 외국의 선택발명에 관한 판례들의 양이 방대하고 난해한 점도 정확한 외국의 실무를 파악하는 데 어려움을 준 것도 사실입니다. 필자는 이러한 고민에서 출발해서 종래 우리의 판례에 영향을 준 주요 국가의 실무와 그 변화상을 살펴보고, 우리의 실무에 시사하는 점에 대해 이 책을 통해 정리해 보았습니다. 선택발명의 법리는 밀접한 관련을 갖고 있는 다른 화학 · 의약 분야 발명에 대한 법리에도 많은 영향을 미칠 것으로 기대합니다.

이 책이 나오기까지 늘 가까이에서 보살펴주시고, 도와주신 가족들에게 무한한 감사의 말씀을 드립니다. 코로나로 인해 해외연수를 가는 대신 2021년 서울대학교 로스쿨의 연구실에서 연구할 기회가 없었다면 이 책은 세상에 나오기 어려웠을 것인데, 이러한 소중한 기회를 주시고 좋은 의견을 주신 정상조 교수님께 진심으로 감사의 마음을 전합니다. 그리고 깊이 있는 통찰력과 새로운 관점에서 많은 도움을 주신 박준석, 박상철, 이원복, 정연덕 교수님께도 감사드립니다. 책을 믿음직스럽게 만들어 주신 박영사 관계자 여러분께도 감사드립니다. 필자가 약 17년간의 법관생활을 마무리하고 변호사로 첫발을 내딛는 Turning point에 이 책을 출간하게 되어 여러 기대와 걱정이 교차하고 있습니다. 필자의 능력 부족으로 있을 오류에 대해서도 너그럽게 이해해 주시기 바라고, 그에 대한 의견은 개선의 계기로 삼겠습니다.
감사합니다.

2022. 5.
손천우