우리 특허법상 ‘발명’의 개념에 관한 고찰* 

  종전까지 특허법 서두의 장식적 규범에 불과하였던 ‘발명’의 정의는 컴퓨터프로그램이나 생명공학 산물이 출원되기 시작한 이래 어떤 면에서는 진보성 문제 이상으로 중요한 쟁점이 되었다. 컴퓨터프로그램 등을 발명의 개념 안에 세계 최초로 포섭한 뒤 그런 태도를 따른 것을 다른 국가들에도 요구하였던 미국과는 달리, 한국의 입장에서는 미국 등 선진제국에 의한 외압에서 완전히 벗어나지 않기 때문에 우리의 발명 개념을 정립하는데 일정 부분 수동성이 존재한다. 이와 관련하여 2010년 Bilski 판결과 2013년 Myriad 판결에 의해 미국은 종전보다 발명의 개념을 다소 축소한 상황이다. 이런 상황에서 미국 등 외국에서 발명을 어떻게 정의하고 있는지 정확히 파악한 뒤 그들과 정당하게 협상하는 한편 한국 사정에 가장 부합한 발명 개념을 스스로 정립해나가는 노력이 현재 절실하다.

  이 글에서는 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것”이라고 발명을 정의 내리고 있는 한국 특허법 제2조 제1호의 여러 문제점을 차례로 고찰하였고 그 결과는 다음과 같다. 먼저 발명에 해당하는지 여부와 발명이 완성되었는지, 여부는 서로 판단의 성질이 상이한 것임에도 ‘발명의 성립성’이란 상위개념을 통하여 이것들을 하나로 묶는 것은 심각한 혼란만 초래한다고 분석하였다. 다음으로 자연법칙에 일응 어긋나는 기재를 담은 출원이더라도 발명이 아니라면서 배척할 것은 아니라고 고찰함에 있어 종전의 논쟁과 전혀 다른 시각에서 접근하였다. 나아가, 제2조 제1호의 위와 같은 문구 중 ‘고도한 것’이란 표현은 법체계상의 혼란만 가져오므로 삭제되어야 마땅하다는 점, ‘창작’이란 문구는 저작권법상 핵심 개념을 가리키는 동일한 문구와 혼동될 수 있으므로 다른 표현으로 치환함이 합리적이라는 점을 각각 논증하였다.

  이 글의 나머지 부분은 제2조 제1호의 전부, 혹은 적어도 ‘자연법칙의 이용’이란 문구를 삭제하자는 일본과 한국에서의 유력설을 소개한 다음 그런 주장이 부당함을 밝히는 데 집중하였다. 그것을 위하여, 위 조항의 유래를 한국, 일본, 독일 순으로 역으로 거슬러 올라가 추적하는 한편 그것들과 전혀 다른 시각에서 바라보고 있는 미국의 상황을 비교하는 방법으로 고찰을 진행하였다. 우리가 거의 그대로 추종한 일본 특허법 제2조 제1항은 19세기 독일 법학자 Kohler의 학설상 정의를 수용한 것이었다. 원래 그의 정의에서 중시되었던 발명의 ‘기술적 속성’이란 특징이 그 이후 지금까지 독일에서는 발명이 되기 위한 가장 중요한 요건으로 취급되고 있다. 한편 독일에서는 ‘발견’을 일단 발명에서 제외될 대상으로 정하면서도 독일 특허법 제1조 제4 항이 명시한 대로 ‘발견 그 자체’가 아닌 경우라면 기술적 속성이 인정되어 발명으로 취급될 수 있다는 태도를 취하고 있다. 이런 독일의 태도는 유럽연합에까지 수용되었다. 반면 미국에서는 특허법의 명문 규정으로 ‘발견’도 발명의 개념에 포섭됨을 일응 긍정하고 있지만 판례법은 자연법칙, 자연현상, 추상적 아이디어 등 3가지는 발명의 개념에서 제외한다는 ‘자연법칙 예외’ 이론을 해석상 기준으로 확고하게 수립하여 왔다.

  이처럼 ‘발견은 발명인가’라는 중요한 질문에 대한 첫 대답으로 독일.유럽연합은‘아니오’로, 미국은 ‘예’라고 각각 답하여 완전히 상반된 접근방식을 취하고 있다. 그뿐만 아니라 특정 출원 대상이 발명에 해당하는지를 판단하는데 (독일.유럽연합에서는) 그것이 기술적 속성을 가져 여전히 발명의 원칙적 형태에 속하는지를 가리는데, (미국에서는) 그것이 자연법칙이라는 예외적 대상인지를 가리는데 각각 가장 중점을 두고 있어, 결국 ‘원칙’ 내지 ‘예외’라는 상반된 측면에 관심을 집중하고 있다. 이렇게 독일 등과 미국이 상반된 시각을 가지고 발명 개념을 정립하고 있음에도 일본의 저명학자들은 이 점을 간과하고 독일의 사고방식을 가지고 미국의 동향을 이해하려 하였다. 당장 미국의 급증하는 영향력에 슬기롭게 대처하기를 바란다면 한국의 논의에서 그런 잘못을 반복해서는 안 된다.

  이 글의 종반부에서는 한국의 발명 정의 조항 중 ‘자연법칙의 이용’ 부분은 삭제되기보다 그대로 유지되어야 타당함을 논증하였다. ① 이 부분 문구는 미국에서는 물론 독일.유럽연합에서조차 거의 동일한 문구가 기술적 속성의 핵심 요소로 인정되고 있어 현재 발명 개념에 있어 보편적 요소인 점, ② 독일.유럽연합이 채용한 ‘기술적속성’으로 모든 발명을 통합하여 설명할 수 있었던 19세기 산업화 과정의 시점에서와 달리, 산업화가 이미 완성된 현대에 새롭게 등장한 컴퓨터프로그램이나 생명공학 산물 등이 발명에 해당하는지 판단할 기준으로는 미국에서 채택된 ‘자연법칙 예외’ 기준이 휠씬 유용하고 간명하다는 점 등을 그 근거로 한다. 마찬가지로 한국의 발명 정의 조항 중 ‘기술적 사상’ 부분도 역시 유지되어야 타당하다고 분석하였다. ① 이 부분은 통합적 기준이라는, 함부로 버리기 힘든, 장점이 있는 점, ② 미술품 같은 저작물과 구별되는 특허 발명 본연의 성격을 잘 드러낸다는 점 등 때문이다.

서울대학교 法學 제54권 제3호 2013년 9월 763∼841면

Seoul Law Journal Vol. 54 No. 3 September 2013. pp. 763∼841

우리 특허법상 ‘발명’의 개념에 관한 고찰*

朴 俊 錫**

* 이 논문은 서울대학교 법학발전재단 출연 법학연구소 기금의 2013학년도 학술연구비 지원을 받았다. 이 글은 특정한 종류에 국한하여 그것들이 ‘발명’에 해당하는지를 비교사법적으로 고찰하였던 “영업방법 발명 등 컴퓨터프로그램 관련 발명의 특허법적 보호에 관한 비교법적 고찰”, 비교사법, 통권 제46호, 한국비교사법학회(2009. 9), 발명 개념을 둘러싼 미국에서의 논란이 한국에서 가진 의미를 살핀 “미국 특허법상 발명의 개념– 자연법칙의 이용성을 다룬 최신 판례들이 주는 시사점–”, 산업재산권, 제41호(한국산업재산권법학회, 2013. 8)에 이어 필자가 한국법상 올바른 ‘발명’ 개념의 정립을 모색한 글이자, 3부작의 마지막이다.

** 서울대학교 법과대학/법학대학원 부교수.